申请外国专利保密审查制度之探析--以申请台湾专利为例
日前国务院公布了《国务院关于修改〈中华人民共和国专利法实施细则〉的决定》(细则全文见本报第十五版、第十六版),自2010年2月1日起施行。有关内容如下:
一、任何单位或个人将其在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的,应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。
二、进行保密审查的方式有三种:
1、准备直接申请外国专利的(直接向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请的),应当事先向国务院专利行政部门提出请求,并详细说明其技术方案;
2、申请中国专利的(向国务院专利行政部门申请专利后拟向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请的),应当在向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请前向国务院专利行政部门提出请求 ;
3、提交国际专利申请的(向国务院专利行政部门提交专利国际申请的),视为同时提出了保密审查请求。
三、对于违反上述规定向外国申请专利的发明或者实用新型,在中国申请专利的,不授予专利权。此条款同时为驳回理由及无效理由。也就是说即便专利局审查时没有发现,授权后竞争对手同样可以不符合该条款为由将其无效。
该项措施确实对台湾客户的专利申请策略产生了一定的影响,以前台商会利用先去其他国家申请专利再回台湾主张优先权的方法抢占先机,但是这条路现在因为保密审查进程遇阻,因此申请人需要在半年前就做出是否向外国申请专利的决定,以免贻误时机。目前专利法规定提交国际专利PCT申请的视为同时提出了保密审查请求,即此时的保密审查请求不是单独提起的程序,审查时间上会加快。但是现在通过PCT申请来加快审查程序其实不完全适用申请台湾专利,因为在中国申请PCT,中国必然是第一申请国,另外第三国则是后续顺位申请国,但是台湾知识产权法律规定台湾只承认PCT第一申请国的优先权(而中国排除在承认范围之外)。由此看来,申请PCT若只是为了省去保密审查的时间而得不到优先权是得不偿失的。
综上所述,根据客户最终是否计划申请中国专利,在现今法律框架下,有以下三个方案可供参考:
一、如果客户最终不欲在中国布局市场,可在不提起保密审查程序的前提下直接去台湾申请专利。这样违反程序的后果即是无法获得中国的专利权。这样的风险客户应当预先评估。
二、如果客户最终计划在中国申请专利,那么在中国申请专利获得专利权后再去台湾申请专利的做法是高效可行的,这样在提起保密审查程序的衔接及文件准备上会有些许的优势,表现 为在保密审查材料准备上不用提供详细说明其技术方案的文件,而且中国专利申请-保密审查-台湾专利申请整个程序的衔接也会比较流畅、省时,使得专利的申请日也会比较靠前。
三、如果客户急于获得台湾的专利权,那么直接去台湾申请专利的同时单独提起保密审查(要详细说明其技术方案)的做法是唯一的选择。就专利部门的答复:保密审查时间平均一到两个月左右,在初步保密审查阶段未发现问题的,审查即告结束。相较之前的4-6个月的说法时间已经大大缩短。
